3ª Turma da Corte decidiu que uma empresa pode ajuizar mandado de segurança para questionar decisão do órgão
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que uma empresa pode pedir o registro de marca no Judiciário, por meio de mandado de segurança, após a solicitação ter sido negada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por essa concessão. O INPI defendia ser necessário discutir o tema via ação ordinária, que permite a produção de provas e a perícia antes da sentença.
O INPI recorrerá da decisão, que avalia ser um precedente preocupante. O receio é que haja uma banalização do uso desse instrumento legal, que tem menos custos e é mais célere, com um consequente aumento de ações na Justiça sobre o tema. Segundo o procurador-chefe do INPI, Antonio Cavalieri, hoje, menos de 1% dos pedidos de registro de marca são questionados judicialmente.
A decisão do STJ dividiu a comunidade jurídica. Enquanto uns entendem que deve ser preservado o direito de acesso à Justiça também pelo mandado de segurança, outros avaliam que a via adequada é a ação anulatória. De acordo com especialistas, é a primeira vez que a Corte julga o tema.
No STJ, os ministros analisaram um recurso do INPI contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede no Rio Grande do Sul. Os desembargadores confirmaram sentença que reconheceu o direito de uma empresa de odontologia registrar a marca Oral Qualitá. O pedido foi indeferido na esfera administrativa, pois o INPI concluiu que não seria uma marca distintiva. O acórdão se baseou no artigo 124, inciso VI da Lei de Propriedade Industrial, a nº 9.279/1996.
Para o TRF-4, a expressão “não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca – prestação de serviços e comércio de produtos odontológicos – nem com as características inerentes ao serviço identificado, de modo que apresenta suficiente forma distintiva, apta a diferenciá-la de outras marcas”.
No STJ, a relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão do TRF-4. Entendeu que mandado de segurança “é, sim, um instrumento processual cabível”. Mas o sucesso da pretensão “depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou seja, de um direito cuja a existência possa ser verificada pelo julgador a partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da impetração”.
Nancy advertiu ainda que a admissibilidade do mandado de segurança “deve partir de um juízo hipotético e provisório da veracidade das alegações contidas na inicial”. “Não incumbe ao julgador, em juízo preliminar, realizar exame do material probatório contido no processo, sob pena de invadir um espaço destinado ao juízo de mérito, quando se decidirá, a partir da análise efetiva das provas, se, de fato, existe ou não o direito invocado”, concluiu a relatora (REsp nº 2173649).
No mérito, que não foi reanalisado pelo STJ por não ser possível a reanálise de provas, a empresa “Fagundes Odontologia” pleiteava o registro da marca defendendo que os signos “Oral” e “Qualità” não possuem caráter genérico, como alegou o INPI. Isso porque seriam palavras de origem estrangeira e teriam cunho distintivo suficiente para serem registradas. Citou exemplos como a Oral B, OralFashion e OralSaúde.
Para o advogado Higor Fagundes, que atuou no caso e é dono da empresa que pediu o registro, a decisão do INPI fere o princípio da isonomia. Segundo ele, a escolha pelo mandado de segurança ocorreu por ela ser uma via mais rápida.
“Toda vez que for indeferido um pedido por autoridade coautora e tiver um direito líquido e certo, com provas constituídas e robustas, a parte pode usar dessa medida judicial”, afirma Fagundes, citando o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.
Na visão dele, se o direito é inquestionável, como era o caso, não faz sentido prejudicar o cliente ingressando com uma ação mais demorada. A decisão do STJ, para o advogado, tem “caráter pedagógico para que o INPI respeite a isonomia e análise de forma adequada os pedidos administrativos”. “Isso, sim, vai evitar a demanda judicial.” A sentença já foi cumprida e a marca foi registrada em outubro de 2022, com vigência por dez anos.
De acordo com o procurador Antonio Cavalieri, um mandado de segurança não é a via adequada para buscar esse direito. “Não pode o Judiciário, numa canetada, sem produção de prova, sem perícia, sem nada, desconstituir uma decisão técnica do INPI”, diz. “É uma substituição da opinião do Judiciário pela opinião técnica do INPI, por isso que a gente não concorda com a decisão e vamos recorrer”, completa.
Cavalieri afirma que é um dos poucos casos em que o INPI recorreu até o STJ e é sinalizado como prioritário para o órgão. “Nossa preocupação é que esse tipo de decisão acarrete uma banalização do uso do mandado de segurança ao invés de ação ordinária nos casos de registrabilidade de marca”, diz o procurador, comentando ainda sobre o risco de crescimento do número de recursos na Justiça contra decisões do órgão.
Flávia Tremura, coordenadora do setor de marcas no escritório Kasznar Leonardos, afirma que, segundo o artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial, a ação de nulidade é a via adequada. “O STJ reconheceu que essa não seria a única via, e que o mandado de segurança também pode ser usado, desde que presentes os requisitos legais, como direito líquido e certo”, diz.
O diretor-procurador da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Paulo Parente Mendes, acredita que a decisão do STJ foi equivocada e que será uma exceção, concedida diante da peculiaridade do caso. “Atuo há 40 anos na área e o caminho processual correto e adequado como meio de solução de conflito seria através de uma ação de nulidade, pois existe a questão do contraditório nos pedidos de registro de marca que deve ser analisado”, afirma.
FONTE: VALOR ECONÔMICO – POR MARCELA VILLAR — DE SÃO PAULO